譚筱清

【內容提要】本案涉及被告人自己擁有兩個注冊商標，故意變形使用造成與他人著名商標相同的效果，從而產生的權利沖突。是權利濫用的一個典型案例。另外本案還涉及法院與商標評審委員會兩個執法機構之間的權利沖突。同時也涉及商標轉讓后再許可使用民事訴權的行使，以及獨資企業與出資人責任的分別承擔。

【基本案情】

1982年9月，原丹陽縣皇塘日用化工廠注冊“玉兔”圖文組合商標，玉兔（美術體）文字加一圓環，圓環中有一跳躍兔子。商標注冊證號為161971，核定商品使用范圍為第26類白乳膠。1988年6月該商標注冊人變更為丹陽市皇塘日用化工廠，1993年12月變更為丹陽化工廠。該商標有效期續展至2003年2月28日。1997年5月28日丹陽化工廠又注冊“玉兔”文字商標，圖樣為玉兔（美術體）。注冊證號為第1014180號，核定商品使用范圍為第一類工業用粘合劑和膠（不包括紙用粘合劑），有效期至2007年5月27日。2002年3月19日丹陽化工廠與丹陽市玉兔乳膠廠（下稱乳膠廠）簽訂轉讓協議，將丹陽化工廠擁有的第161971號和1014180號商標轉讓給后者，并且于2002年7月14日經過國家商標局核準。2002年3月8日雙方簽訂書面協議載明，丹陽化工廠將其商標轉讓給乳膠廠后，乳膠廠許可丹陽化工廠繼續享有上述商標的排他使用權，并且由丹陽化工廠負責處理上述商標相關的所有事務，包括侵權爭議的處理事務，所得歸丹陽化工廠。

五兔王膠水廠于1996年11月14日注冊“玉虎”拼音和文字組合商標，圖樣為一圓環內有美術體yuhu拼音和楷體玉虎字樣，注冊證號896144，核定商品使用范圍為粘合劑、合成乳膠。1997年5月7日又注冊“兔王”圖文組合商標，圖樣為文字兔王和拼音TUWANG加兔的上半部形狀。商標注冊證號為996004號，核定使用范圍為工業用粘合劑和膠（不包括紙用粘合劑）。2000年9月11日還申請注冊“玉兔”圖文組合商標，圖樣為一橢圓內趴一白兔、圓內右上方為楷體玉兔文字及拼音YUTU。核定使用范圍為文具或家用膠水。2002年3月7日又申請注冊“金品玉兔王”文字商標，圖樣為金品玉兔王楷體文字。注冊證號1724024，核定使用范圍工業用粘合劑、工業用膠、非文具非家用膠水。另外，五兔王膠水廠于1998年12月7日申請注冊“五兔”圖文組合商標，圖樣為一圓環內有五只兔子，下方為五兔的文字，但被國家商標局裁定不予注冊。目前五兔王膠水廠已經向國家商標局商標評審委員會申請復議。

1998年五兔王膠水廠在其生產銷售的產品上使用五兔商標，生產時間持續3-4個月，數量1000桶，每桶銷售價格50-60元。從1995年至1998年5月8日當地工商機關對上述行為進行了查處，并且制作了行政處罰決定書。2002年2月五兔王膠水廠在其生產銷售的產品上組合使用其注冊的“玉虎”、“兔王”商標，將其中“玉”和“兔”字故意放大，造成“玉兔”的視覺效果。[1]共計生產銷售100桶，銷售價每桶40元。2002年3月起，五兔王膠水廠在其生產銷售的產品上使用其中“文具或家用粘合劑（膠水），文具或家用膠水類”上申請注冊的“玉兔”圖文組合商標。雖然在產品標貼上有文字說明為家用粘合劑，但是其特別突出“玉兔牌”三個文字。而且該產品分為1.3公斤瓶裝和10公斤桶裝兩類，其主要化學成份是醋酸乙烯。其中桶裝部分產品與丹陽化工廠的同類產品一起在建筑市場銷售。

【爭議焦點】1.原告是否具備訴訟主體資格；2.原告、被告的產品是否類似產品；3.五兔王膠水廠在生產銷售的產品上，組合變形使用自己注冊的玉虎、兔王商標是否侵犯玉兔商標專用權； 4.蔣某個人應承擔什么責任。

【法院裁判】

法院認為，（一）雖然“玉虎”與“兔王”商標均屬于五兔王膠水廠自己的注冊商標，但五兔王膠水廠沒有將“玉虎”與“兔王”商標正當使用，而是出于商業目的，未經丹陽化工廠的許可在相同的產品包裝裝潢中明顯突出強化了“玉虎”和“兔王”商標中的“玉”與“兔”字形的排列，而幾乎完全淡化其中“虎”與“王”的標識作用。其主觀上具有使相關公眾混淆的故意，客觀上在整體結構上造成了與丹陽化工廠“玉兔”商標幾乎相同的強烈標識效果。已經給相關公眾造成了混淆。五兔王膠水廠的上述行為系超過正當界限行使其權利，構成權利濫用。已經侵犯了“玉兔”商標的專用權。（二）在丹陽化工廠將其所有的商標轉讓給乳膠廠后，乳膠廠許可丹陽化工廠繼續享有上述商標的使用權，其性質為排他使用。該協議屬于效力待定的協議。2002年3月19日雙方的轉讓協議正式簽訂，于同年5月31日經過國家商標局正式核準。乳膠廠與丹陽化工廠的授權協議所依賴的條件已經成就，該轉讓行為發生相應的法律效力。另外，法院審理期間乳膠廠還特別授權由丹陽化工廠負責處理與使用該商標相關的所有事務，處理收益歸丹陽化工廠所有。法院在征求商標所有人乳膠廠對本訴訟的意見時，乳膠廠再次明確上述授權。因此原告是適格的。（三）類似商品是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般地認為其存在特定的聯系、容易造成混淆的商品。認定商品是否類似，應當以相關公眾對商品的一般認識綜合判斷，而《商標注冊用商品和服務國際分類表》（下稱分類表）和《類似商品和服務區分表》（下稱區分表）并不是作為商品類似判斷的依據，分類表和區分表最主要的功能是在商標注冊時劃分類別、方便注冊審查與商標行政管理，與商品類似本來就不盡一致，僅作為判斷商品類似的參考。而五兔王膠水廠生產、銷售的膠水粘合劑雖然與丹陽化工廠生產、銷售的膠水粘合劑分別屬于分類表的第1類和16類，但二者的主要用途相互通用，均為粘接材料之用，區別僅在于粘接強度的大小程度。另外從商品的銷售渠道、方式和消費對象看，二者也是相同的。蔣某自己也承認在許多經銷商的銷售商品陳列中，兩種商品是放在一起銷售的。故應當認定兩種膠水粘合劑為類似商品。綜上，五兔王膠水廠應當承擔停止侵權、賠禮道歉并且賠償損失的侵權責任。故法院判決：1.五兔王膠水廠立即停止對丹陽化工廠“玉兔”商標專用權的侵權行為。2.五兔王膠水廠在本判決發生法律效力之日起30日內在《××日報》上刊登公開聲明向丹陽化工廠賠禮道歉（聲明內容須經法院審核，費用由五兔王膠水廠負擔）。如不履行，法院將公開判決書主要內容。3.五兔王膠水廠賠償丹陽化工廠經濟損失20萬元，在本判決發生法律效力之日起30日內履行完畢；如果五兔王膠水廠財產不足以清償上述債務，蔣某以其個人的其他財產予以清償。

【判解研究】

本案涉及的問題非常典型而又全面，其中主要有判決書認定的四個方面：一是商標轉讓后訴權的行使問題；二是類似商品的判定標準問題；三是濫用自己的商標權利問題；四是個人獨資企業侵權責任的具體劃分問題。

一.關于原告的訴訟主體資格問題

在具體處理商標轉讓糾紛時，以下兩個方面的問題應當引起注意：（1）商標轉讓后訴權的行使依照法律規定存在先后順序。最高法院在２００２年１月９日《關于訴前停止侵犯注冊商標專用權和保全證據適用法律問題的解釋》（以下簡稱”解釋”）中規定了根據商標法的規定“商標注冊人或者利害關系人可以向人民法院提出訴前責令停止侵犯注冊商標專有權行為或者保全證據的申請�！逼渲械诙�款規定“……排他使用許可合同的被許可人在商標注冊人不申請的情況下，可以提出申請�！蓖瑫r，該“解釋”第4條第一款第（一）項中還規定“……排他使用許可合同的被許可人單獨提出申請的應當提交商標注冊人放棄申請的證據材料；……”該“解釋”對商標注冊人和被許可人提出申請的資格的先后順序作了規定，對排他使用許可合同的被許可人提出增加了條件限制，即肯定了被許可人單獨提出申請，但商標注冊人有優先申請的地位，只有商標注冊人不申請的情況下被許可人才能申請。雖然該“解釋”是針對權利人和利害關系人申請訴前停止侵權和訴前證據保全進行規定的，但對權利人和利害關系人的基礎訴權也具有指導意義，同樣適用于訴訟中的商標轉讓情形。綜上所述，商標注冊人與排他許可協議的被許可人在訴權上具有先后順序。其理論依據是商標注冊人對商標的使用權是源于法律的授權，具有物權性質和對世的效力，屬于絕對權，任何不特定的第三人都負有不得侵犯其權利的強制性義務。而被許可人對商標的使用權是基于商標許可合同獲得，根據合同相對性原則，該授權的效力只及于商標注冊人與被許可人，不具有對世的效力，一旦發生第三人侵權的情況，該訴權仍歸于注冊商標的主權利人。[2]（2）對于商標受讓前發生的侵權行為，商標受讓人是否具有訴權，具體處理案件時存在不同的認識。少數意見認為：受讓人對于商標受讓前也可以主張權利，其依據是商標受讓人可以在主張權利后再與原轉讓人處分打擊侵權所得，對于被控侵權人沒有加重其侵權損害賠償的范圍。但是司法實踐中較通行的觀點是：注冊商標專用權的受讓人對于受讓前的侵權行為不能主張權利。[3]

本案的情況比較特殊，丹陽化工廠在商標受讓前曾經就是原商標注冊人，不過一直持續使用且取得許可而已。如果丹陽化工廠不是原商標注冊人，則另當別論。涉案的商標轉讓與許可共有三個階段：第一階段是丹陽化工廠自己為注冊人到轉讓給乳膠廠。1982年9月開始先后注冊商標4個商標，至2002年3月與乳膠廠簽訂商標轉讓協議止。第二階段是乳膠廠受讓丹陽化工廠的商標并且成為商標注冊人。丹陽化工廠與乳膠廠于2002年3月19日簽訂的轉讓4個注冊商標的協議書，依照商標法第39條之規定，雙方簽訂的轉讓協議，其內容不違反法律規定，應為有效。而且按照商標法實施條例第24條的規定，國家商標局于2002年5月31日出具了核準該四份注冊商標轉讓的證明，且雙方轉讓的注冊商標的行為已經按照商標轉讓公告程序經過國家商標局予以了公告，故商標注冊人已變更為乳膠廠。第三階段是乳膠廠許可丹陽化工廠排他使用涉案商標階段。五兔王膠水廠的侵權行為有部分發生在涉案商標轉讓前，另外一部分發生在商標轉讓后。對于處分發生在轉讓以前的行為，乳膠廠出具函書面明確：許可丹陽化工廠排他使用已經轉讓給乳膠廠的注冊商標，并稱：由丹陽化工廠負責處理外界與使用上述注冊商標相關的事務，包括侵權事務，處理收益歸丹陽化工廠。法院在征求商標所有人乳膠廠對本訴訟的意見時，乳膠廠再次明確上述授權。故法院認為，乳膠廠的該書面表示系其真實意思表示，且不損害第三人利益，也不違反法律規定，應為有效。同時法院認為，丹陽化工廠實際上不僅是利害關系人，而且具備受委托人的雙重身份，完全可以行使訴權，此時可以不考慮具體的侵權行為的時段是否發生在商標許可使用之前還是之后。因為依照最高人民法院《解釋》第1條規定的精神，丹陽化工廠具有排他許可，系商標權利人，其訴訟主體資格是適格的。在商標注冊人乳膠廠沒有提起訴訟的情形下，又取得乳膠廠的完全授權，故法院認為丹陽化工廠的訴訟主體資格適格，丹陽化工廠在本案中具備合法有效的訴權，五兔王膠水廠提出丹陽化工廠本身的訴訟主體資格不適格的理由不能成立。

二、類似商品的判斷標準問題。

商標法第52條第一項提及“類似商品”，而對“類似商品”的定義最高法院在2002年10月12日通過的《關于審理商標民事糾紛適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）第11條第一款明確規定：“商標法第五十二條第（一）項規定的類似商品，是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯系、容易造成混淆的商品�！睂Υ俗罡叻ㄔ旱摹督忉尅菲鸩菡呙鞔_：“根據上述規定，判定類似商品的要素一般包括商品的功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等�！�…同時，相關公眾一般認為這兩者與相關對象存在特定的聯系、容易造成混淆的，也構成類似商品或者服務�！倍�法院在審理商標侵權案件糾紛時，對于類似商品的判定標準《解釋》第12條中進一步明確：“人民法院依據商標法第五十二條第（一）項的規定，認定商品或者服務是否類似，應當以相關公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷；《商標注冊用商品和服務國際分類表》、《類似商品和服務區分表》可以作為判斷類似商品或者服務的參考�！薄�…對此最高法院進一步明確：“所謂相關公眾的一般認識，是指相關市場的一般消費者對商品的通常認知和一般交易觀念，不受限于商品本身的自然特性；所謂綜合判斷，是指將相關公眾在個案中的一般認識，與商品交易中的具體情形，以及司法解釋規定的判斷商品類似的各要素結合在一起從整體上進行考量。同時可以參照商品服務分類表。一般說，分類表和區分表最主要的功能是在商標注冊時劃分類別，方便注冊審查與商標行政管理，與商標類似本來不盡一致。所以在判斷商品是否類似時，不能以此作為依據，僅可以作為判斷商品類似的參考�！盵4]

本案中對于五兔王膠水廠辯稱，其在使用說明（標簽）上表明該商品屬于國際商品分類第16類，且特別標明是家用粘合劑，不是丹陽化工廠生產產品所屬的第1類工業用粘合劑和膠，因此不構成侵權。對此法院認為：判斷與認定五兔王膠水廠的該產品與丹陽化工廠生產的聚醋酸乙稀乳液產品是否類似，應以相關公眾對兩者產品的一般認識為依據，而相關公眾是以產品功能、用途、銷售渠道及場所、銷售對象、產品名稱和生產部門等為認識依據的。國際商品分類表僅是商標管理部門在行使商標審核、管理職能工作中的商品分類標準，非相關公眾的認識與判斷標準。家用粘合劑與工業用粘合劑之區分，系生產銷售商、相關公眾如何使用商品的問題，與商品本身無必然聯系；且兩者之區分，對于一般消費者而言并無明確具體的界線，一般消費者也難以清楚區分工業用與民用之作用。故法院認為五兔王膠水廠生產、銷售的膠水粘合劑雖然與丹陽化工廠生產、銷售的膠水粘合劑分別屬于分類表的第1類和16類，但二者的主要用途相互通用，均為粘接材料之用，區別僅在于粘接強度的大小程度。另外從商品的銷售渠道、方式和消費對象看，二者也是相同的。五兔王膠水廠庭審中也承認在許多經銷商的銷售商品陳列中，兩種商品是放在一起銷售的。故應當認定兩種膠水粘合劑為類似商品。法院最終沒有采納被告提出的應當按照分類表和區分表的劃分來認定兩種膠水粘合劑為非類似商品的理由。

三、 關于權利濫用的問題

制止權利濫用原則的理解。按照制止權利濫用理論，權利的行使，必須有一定的界限。超過正當之界限而行使權利，即為權利之濫用。而權利濫用為侵權行為之一種。[5]濫用權利有嚴格的條件限制，權利行使須有加害他人的惡意才能構成權利濫用。濫用權利作為一種特殊的侵權行為，其主要特征就在于行為人行使權利時故意加害于他人，或選擇有害的方式行使權利，違反了權利設定的社會目的，所以濫用權利的行為人主觀上都是有故意或惡意的。[6]另外，按照國際慣例和我國多數學者的觀點，在知識產權的侵權構成要件中其實并不過分強調過錯原則。所謂“過錯原則”，“無過錯原則”其實都只與賠償有關，而與侵權構成認定無關。[7] 本案被告在此之前因為侵犯玉兔商標專用權已經被國家工商機關查處過，仍然持續侵權完全符合權利濫用的構成要件。因此筆者認為從侵權之訴的構成要件分析，完全符合獨立的訴訟要件。在實踐中一般掌握，如果在先權利人已經向在后權利人明確提出要求其停止侵權行為的主張，在后權利人依然我行我素繼續其侵權行為的，筆者認為此時的主觀惡意是可以推定的，已經構成侵權。

本案中對于五兔王膠水廠組合使用“玉虎”與“兔王”商標是否構成侵權的問題存在一定的分歧。有人認為（包括五兔王膠水廠自己）無論商標注冊人如何使用自己的商標，不存在侵犯他人商標專用權的問題。但是如果按照制止權利濫用原則分析本案：雖然“玉虎”與“兔王”商標均屬于五兔王膠水廠注冊商標，如果五兔王膠水廠在商標核定的范圍內正確使用，不存在侵犯他人商標專用權問題。但五兔王膠水廠沒有將玉虎與兔王商標正當使用，而是出于商業目的，未經乳膠廠和丹陽化工廠的許可在相同的產品包裝裝潢中明顯突出強化了玉虎和兔王商標中的“玉”與“兔”字形的排列，而幾乎完全淡化其中“虎”與“王”的標識作用。其主觀上具有使相關公眾混淆的故意，客觀上在整體結構上造成了與乳膠廠和丹陽化工廠知名商標“玉兔”幾乎相同的強烈標識效果。已經給相關公眾造成了混淆，使相關公眾對所標識商品的來源產生誤認，認為五兔王膠水廠生產、銷售的該類商品與乳膠廠和丹陽化工廠使用的玉兔商標所標識的商品存在某種特定的聯系。五兔王膠水廠的上述行為系超過正當界限行使其權利，其主觀惡意明顯，構成權利濫用。且符合我國商標法規定的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的”規定，因此法院認定五兔王膠水廠侵犯了“玉兔”商標專用權是正確的。

四、獨資企業與出資者責任的分擔問題。

隨著市場經濟的逐步建立與完善，經濟主體愈來愈趨于多元化。特別是目前的民營經濟正趨于上升階段，其中獨資企業所占的比重也愈來愈大。因此在處理知識產權糾紛過程中，一定要把握經濟實體的行為與出資人責任的具體劃分，否則容易張冠李戴。本案就遇到侵權責任究竟應當由獨資企業承擔，還是應當由出資人承擔的問題。理論上按照《中華人民共和國個人獨資企業法》（下稱獨資企業法）第2條規定：“本法所稱個人獨資企業，是指依照本法在中國境內設立，由一個自然人投資，財產為個人所有，投資人以其個人財產對企業債務承擔無限責任的經營實體�！蓖瑫r第31條規定：“個人獨資企業財產不足以清償債務的，投資人應當以其個人的其他財產予以清償�！睆闹锌梢钥闯�，出資人與被控侵權的經營實體—獨資企業之間是依據法律規定而產生的補充清償之債，并非出資人本身形成了侵權之債。從理論上說出資人本身并無侵權之說[8]，僅僅系由于《獨資企業法》的法律規定對其獨資的經營實體形成的侵權之債，在獨資企業的財產不足以清償侵權形成的債務的前提下，承擔清償責任，是一種補充清償責任。因此在清償過程中應當嚴格按照順序進行，先由獨資企業的財產進行清償，不足的由出資人補充清償。

本案原告起訴的被告有兩個，一是五兔王膠水廠，另外一個是五兔王膠水廠的出資人蔣某個人。經過法院審理查實：五兔王膠水廠是實施侵犯商標專用權的行為者，侵權行為人應當明確認定為五兔王膠水廠而非蔣某個人，由于侵權行為而產生的侵權責任應當認定為由五兔王膠水廠承擔。故五兔王膠水廠除了承擔停止侵權，賠禮道歉的責任外，還應承擔賠償經濟損失的責任。盡管五兔王膠水廠系蔣某投資設立的私營獨資企業，依照《獨資企業法》第2條之規定，五兔王膠水廠系投資人蔣某個人所有，蔣某應以其個人財產對五兔王膠水廠的債務承擔無限責任。但是在五兔王膠水廠仍然存在并且繼續從事經營的情況下，應當由五兔王膠水廠承擔本案的完全責任。即使五兔王膠水廠停止經營，蔣某個人依照《獨資企業法》的相關規定首先應當對獨資企業進行清算，以清算的財產支付賠償數額。如果清算的財產不夠，再以其他財產補充清償。而對于停止侵權和賠禮道歉的責任，無論五兔王膠水廠是否停止經營和被清算均由獨資企業承擔，與出資人無涉。因此法院對于賠償損失一節并沒有依照原告的請求，直接判決出資人蔣某賠償經濟損失20萬元，也沒有判決五兔王膠水廠不承擔經濟賠償責任。因為按照《個人獨資企業法》第31條的規定，蔣某作為五兔王膠水廠的獨立投資人，只有在五兔王膠水廠財產不足以清償上述債務，蔣某才對此以其個人的其他財產予以補充清償。法院最終判決表述為：五兔王膠水廠賠償丹陽化工廠經濟損失20萬元，在本判決發生法律效力之日起30日內履行完畢；如果五兔王膠水廠財產不足以清償上述債務，蔣某以其個人的其他財產予以清償是恰當的